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Cómo podemos perder el derecho de uso de una marca registrada

  1. Impago de las tasas de renovación

Las marcas con validez en el territorio español (tanto nacionales como de la Unión Europea) se registran por primera vez con una validez de 10 años. Una vez registrada la marca, ésta puede renovarse indefinidamente cada 10 años. De acuerdo con lo anterior, el primer y más elemental motivo que puede llevar a la extinción de los derechos concedidos sobre una marca registrada es la no renovación. Se dispone de un plazo de seis meses para presentar la solicitud de renovación y abonar la tasa correspondiente antes de la fecha de su expiración.

De todos modos la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) ofrecen un periodo adicional de seis meses, que comienza el día siguiente de la fecha de expiración de la marca, durante el cual se podrá seguir solicitando la renovación, si bien se aplicará un recargo adicional sobre las tasas que deben abonarse a la oficina correspondiente.

Si no se presenta la solicitud de renovación o se presenta una vez expirado el periodo adicional, la marca quedará anulada y retirada del Registro.

Para evitar que esto ocurra convendrá realizar un adecuado seguimiento de todos los registros de marca de los que la organización es titular y tener claro cual es el calendario de fechas para la renovación, de cara a hacer un control adecuado de que éstas se van produciendo.

  1. Caducidad por falta de uso

La ley impone al titular de una marca registrada la obligación de utilizarla. La falta de uso de la marca durante un plazo ininterrumpido de cinco años permite que un tercero pueda ejercitar acciones judiciales solicitando la caducidad de dicha marca.

La legislación establece que corresponderá al titular de la marca demostrar que ésta ha sido usada de manera efectiva. En general, se trata de una prueba realmente exigente, pues no es suficiente con un uso meramente simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca, sino que se exige que sea un uso amplio, publico y con verdadera relevancia exterior. Por ello conviene en todo momento que la organización guarde siempre debida evidencia de un uso amplio de sus marcas registradas durante los cinco años anteriores.

  1. Caducidad por conversión en signo engañoso

De acuerdo con la normativa, podrá declararse la caducidad de una marca cuando, a consecuencia del uso que haya hecho su titular (o que se haya hecho con su consentimiento), la marca pueda inducir al público a error sobre los bienes y servicios designados, especialmente sobre su naturaleza, calidad o procedencia geográfica.

El titular podrá evitar la caducidad siempre que realice las medidas publicitarias pertinentes que informen de manera suficiente sobre las verdaderas características y calidad del producto o servicio designado o de su procedencia geográfica, de forma que neutralice el mensaje directamente emitido por el signo

  1. Otras causas de caducidad de la marca

Además de las anteriormente expuestas, también puede declararse la caducidad de la marca en otros supuestos como son:

  • Vulgarización de la marca: cuando la marca original acaba convirtiéndose en la designación usual con la que se nombran en el comercio todos los productos o servicios del mismo género. Estamos ante el caso de lo que le ocurrió a la farmacéutica Bayer en Alemania con “aspirin” que dejo de ser considerada una marca por entenderse que se había convertido en la designación habitual en el comercio del ácido acetil salicílico.
  • En caso de renuncia a la marca.
  1. Nulidad de la marca

Los principales supuestos de nulidad de las marcas son los siguientes:

  • Carecer de carácter distintivo.
  • Estar compuesta exclusivamente de signos o indicaciones que designen la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios.
  • Estar compuesta exclusivamente de signos que se componen exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.
  • Estar compuesta exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto.
  • Estar compuestas por signos que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas, términos tradicionales de vinos, especialidades tradicionales garantizadas, u obtenciones vegetales
  • Estar compuestas por signos que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España u otros países, sus regiones, municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.
  • Estar compuesta por signos idénticos o semejantes a una marca anterior cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea; o por signos que, con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, pudieran provocar la obtención de ventajas desleal respecto tales marcas renombradas o que pudiera ser perjudicial para estas
  • Estar compuesta por signos idénticos o semejantes a una marca anterior y, al mismo tiempo, designar idénticos o similares productos o servicios, de forma que exista un riesgo de confusión y/o asociación en el público

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